Attention, matière complexe!

Les transferts de technologie

Éric Dufresne, avocat

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Les transferts de technologie n'ont cessé de prendre de l'ampleur au cours des 20 dernières années. Ce secteur d'activités a atteint un niveau de sophistication exemplaire dans plusieurs industries. C'est pourquoi le Service de la formation permanente du Barreau du Québec a senti le besoin d'offrir aux avocats une séance de formation sur le sujet¹, le 25 mars dernier, sous la présidence de M^e Bernard Colas, de l'étude Byers Casgrain². Les quatre spécialistes invités ont fait état des nombreuses difficultés qui peuvent survenir lors de la négociation et de la rédaction de contrats internationaux de transferts de technologie, qui souvent s'avèrent des plus complexes.

Me Bernard Colas

Intangibilité et confidentialité

La complexité des transferts de technologie tient, tout d'abord, à la nature même de ces transferts : les biens ou quasi-biens qui sont transférés sont fondés essentiellement sur le savoir et sont, en conséquence, intangibles. Or, le « droit des intangibles » n'a pas encore atteint un stade d'évolution comparable, au point de vue juridique, aux autres droits tel, par exemple, le droit immobilier.

Par ailleurs, les actifs intangibles fondés sur le savoir peuvent être soumis aux règles de différents cadres juridiques particuliers : droit des brevets, droit d'auteur, règles régissant les secrets de commerce, le savoir-faire, le capital humain... Tant au niveau juridique que stratégique, il est parfois malaisé d'identifier quelle forme de propriété intellectuelle serait la mieux à même de protéger l'actif intangible et, surtout, jusqu'où s'étend cette protection. Il y aura des choix stratégiques à faire à ce niveau.

« Vous ne pouvez pas commencer une négociation, au niveau de la haute technologie, sans avoir acquis l'assurance que ce qui va être discuté va rester entre les parties, expose Me Étienne Dubreuil. Et ça, c'est sûrement le plus gros problème qu'il y a en matière de transfert technologique. »

Autre particularité des transferts de technologie due à leur intangibilité, le vendeur ne se départit pas, au moment du transfert de l'actif, de l'essentiel de celui-ci, qui est l'information qu'il contient. Il ne peut donc pas en transmettre la jouissance exclusive. « Quand on vend un bien tangible, à partir du moment où on le donne à quelqu'un, on ne l'a plus », explique M^e François Painchaud, de l'étude Léger, Robic, Richard. « Dans le cas de l'information ou du savoir, c'est différent. Celui qui « fait le transfert » le détient toujours, en a toujours connaissance. C'est pourquoi il faut prévoir dans les contrats que celui qui « fait » le transfert s'engage à ne plus l'utiliser. Évidemment, c'est beau comme ça en théorie, mais en pratique c'est beaucoup plus difficile à gérer. Dans les contrats de transfert de technologie, on marche sur des œufs à ce niveau-là. »

L'intangibilité du savoir pose également des difficultés lors des négociations, mais cette fois au propriétaire de la technologie. « Vous ne pouvez pas commencer une négociation, au niveau de la haute technologie, sans avoir acquis l'assurance que ce qui va être discuté va rester entre les parties », expose M^e Étienne Dubreuil, de l'étude Heenan, Blaikie. « Et ça, c'est sûrement le plus gros problème qu'il y a en matière de transfert technologique. Pour pouvoir se parler franchement et librement, les équipes de négociation vont devoir signer des accords de confidentialité et de non-divulgation. Cela pourrait, toutefois, ne pas être suffisant. Au Canada, comme aux États-Unis, il existe des règles d'éthique en matière de confidentialité, qui sont bien encadrées par les lois. Par contre, dans d'autres pays, les choses sont bien moins évidentes. En Chine ou au Japon, par exemple, les gens ont d'autres priorités que la confidentialité. Ils favorisent d'autres valeurs. C'est pourquoi il vaut la peine d'aller voir les vis-à-vis étrangers, d'avoir un souper ou un lunch avec eux, et de leur expliquer pourquoi c'est aussi important, pour nous, la confidentialité. »

Difficultés

Là ne s'arrêtent pas les difficultés liées au savoir technologique et à son transfert. « Vous seriez surpris de voir combien de gens d'affaires n'ont aucune connaissance, même de base, des moyens qui existent à leur disposition pour protéger leurs actifs intangibles », prétend M^e Dubreuil. « Ce sont des actifs pour lesquels ils ont dépensé des millions de dollars mais qui ne se retrouvent nulle part dans leur bilan, sauf sous l'expression good will. Ils les ont simplement inscrits dans les dépenses. Et ils ont complètement oublié qu'ils ont investi des millions $ dans leur développement. Beaucoup de gens d'affaires ne savent pas ce qu'est un brevet, et encore moins comment cela fonctionne. C'est à nous, les avocats, de les éduquer sur le sujet. Précisons que le travail d'éducation est ici substantiel. »

L'ignorance du monde des d'affaires ne se limite pas à la protection de leurs actifs intangibles. Elle est au moins toute aussi grande pour ce qui est de leur mise en valeur. « Il arrive trop souvent que les entreprises possèdent une documentation insuffisante à l'égard de leurs propriétés intellectuelles, note M^e Dubreuil. Et c'est un problème, parce qu'il est rare que l'on transmette uniquement les brevets, droits d'auteur ou autres, lors d'un transfert. D'habitude, ils sont accompagnés de la documentation sur les procédés, la technique et le savoir-faire nécessaires au bon transfert de la technologie. Cette documentation vaut son pesant d'or ». Il faut donc s'assurer que la documentation adéquate a été rédigée, et ce avant même le début des négociations.

Autre difficulté, stratégique celle-là: doit-on conseiller au client de recourir à la propriété intellectuelle pour protéger une technologie, ou plutôt lui conseiller de la garder secrète? « Il y a des cas où une entreprise a plus intérêt à garder secrètes certaines connaissances sans les brevetées, plutôt que de les divulguer dans un brevet », indique M^e Painchaud. « Ce serait le cas, par exemple, si l'information rendue publique par l'obtention d'un brevet constitue le cœur de l'entreprise, ce qui l'a fait vivre, ou encore si elle permet aux concurrents de s'améliorer rapidement à leur tour ». Il y a donc beaucoup de travail à faire auprès des gestionnaires d'entreprises pour les amener à faire les bons choix stratégiques en matière de protection de la technologie. Ces choix auront évidemment une incidence sur un éventuel transfert de technologie.

Rédaction

S'il y a une chose sur laquelle les quatre spécialistes invités ont insisté, c'est bien sur la nécessité que les contrats de transfert de technologie soient clairs et précis. Sans cela, on risque d'aller au devant de sérieux problèmes; probablement plus que dans d'autres domaines. C'est notamment le cas en matière de fiscalité. « Sachez que pour les questions d'impôts, vos contrats de transfert sont interprétés par des comptables, non pas par des avocats », avise M^e Lucie Bélanger, de chez Raymond Chabot Grant Thorton. « Alors, de grâce, aidez-les. Vos contrats doivent être non seulement intelligibles mais doivent également traduire précisément les intentions des parties. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il arrive qu'on ne sache pas si on est en présence d'une vente ou d'un contrat de licence. Des fois, les contrats de licence ressemblent drôlement à des cessions de propriété intellectuelle. Juridiquement, ce n'est peut-être pas très important. Sauf que d'un point de vue fiscal, cela fait toute la différence du monde. Les licences sont imposables à 100 % tandis que les cessions de propriété intellectuelle le sont qu'à 75 %. En outre, soyez concis. Quand un de vos paragraphes fait plus que six lignes, vous venez de perdre le comptable qui le lit. C'est certain! »

D'autre part, les clauses du préambule sont particulièrement importantes dans les contrats de transfert de technologie, prévient M^e Dubreuil. « Ces clauses servent à faire une lecture rapide du contrat, et surtout à en comprendre la substance et les enjeux. L'expérience m'a appris que les arbitres lisent les clauses du préambule avec plus d'attention que les clauses contractuelles. Donc, portez une grande attention à ces clauses du préambule. Assurez-vous que vous avez une clause à l'intérieur de contrat qui stipule que ces clauses du préambule font partie du contrat. »

Employés

Le fait d'employer certaines personnes spécialisées constitue, pour une entreprise, un de ses principaux facteurs de réussite. « Ce facteur s'avérera très important, voire même primordial, en matière de transfert de technologie », note M^e Painchaud. Or, constate M^e Dubreuil, « il est fréquent de voir des contrats de transfert dans lesquels rien n'est prévu pour transporter et loger les employés qui seront transférés chez l'acheteur ou le licencié. »

La plupart des transactions d'envergure nécessitent de nombreux suivis de nature technique concernant les employés qui sont transférés à l'étranger, tels les visas d'entrée, les permis de travail, l'hébergement, le transport, l'école pour les enfants... Il faut prendre bien soin de négocier toutes ces considérations, surtout avec des partenaires issus de pays en développement. « Elles doivent absolument faire l'objet de clauses contractuelles », insiste M^e Turcotte. « Si vous ne mettez pas ce que vous voulez pour vos employés dans le contrat, vous ne l'aurez tout simplement pas. Soyez-en certain! Et c'est vrai même pour les choses qui sont les plus évidentes pour nous, tel un logement salubre! Quel que soit le sujet (hébergement, transport...), il est important de détailler exactement ce que l'on veut dans le contrat, pas juste d'y faire mention. Soyez très clair et précis, parce qu'il arrive régulièrement qu'il y ait des mésententes à ce chapitre. »

Il faut vraiment penser à tout!

Qui va s'occuper des questions d'immigrations (visas, permis de travail)? Qui va avoir le droit de discipliner l'employé...? Ainsi, « un employeur aurait intérêt à se réserver, explicitement dans le contrat, le droit de discipliner son employé transféré », soutient M^e Turcotte. « Parce que quand on envoie un employé à l'étranger, d'habitude, ce n'est pas pour s'en débarrasser; on veut le garder. Il ne faut donc pas en laisser le contrôle à autrui, sinon on risque de se l'aliéner ». Par contre, on veut également rester en bons termes avec son client ou partenaire. Il faudra peut-être alors prévoir une clause édictant que les parties se consulteront en matière de mesures disciplinaires.

Enfin, il faut porter une attention toute particulière aux questions afférentes à la rémunération des employés transférés à l'étranger, ainsi qu'à leurs appréhensions à ce sujet: fin de la participation à certains programmes financiers de l'entreprise, fluctuations défavorables des devises, etc. « Comme M^e Painchaud l'a dit, vos employés, c'est votre avenir, énonce M^e Turcotte. Sans eux, une entreprise ne se bâtit pas. Alors soyez conscient que ce n'est pas facile d'aller travailler à l'étranger, surtout dans certains pays en développement. Donc, arrangez-vous pour que vos employés soient satisfaits, surtout en ce qui à trait à leur rémunération. » *

1 Cette séance de formation fut organisée en collaboration avec la Société de droit international économique (SDIE) et le Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI) de la Faculté de droit de l'Université de Montréal

2 M^e Colas est aussi le président de la SDIE.

 

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