Les contrats internationaux de transfert de technologie

À évaluer au préalable...

Éric Dufresne, avocat

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Un transfert international de technologie n'est généralement réussi que lorsqu'il a fait l'objet d'une évaluation préalable approfondie, notamment quand il prend la forme d'un joint venture. L'absence d'une telle évaluation, par contre, se traduit habituellement par l'apparition, à terme, de bien mauvaises surprises, et ce, tant pour l'acquéreur de la technologie que celui qui la transfère. C'est ce qui ressort de la formation, Les contrats internationaux de transfert de technologie, organisée par la SDIE¹ et le CDACI² pour le Service de la formation permanente, qui s'est tenue le 13 avril dernier à la Maison du Barreau.

L'évaluation préalable

Lorsque, dans le cadre d'un éventuel transfert international de technologie, une entreprise entend acquérir des brevets attachés à une technologie particulière, elle devrait au préalable non seulement évaluer attentivement cette technologie mais aussi analy-ser les brevets pour voir s'ils couvrent toute la technologie, identifier dans quels pays ils sont enregistrés... « Cela semble aller de soi et pourtant vous seriez étonné de voir à quel point les gens escamotent toute cette phase d'évaluation préalable », indique M^e François Guay, de chez Smart & Biggar. C'est phénoménal ! Lorsqu'ils viennent nous consulter, souvent ils n'ont pas évaluer avec précision leur technologie et les brevets qu'ils l'accompagnent, ils ne savent pas où ces derniers ont été enregistrés... Et il n'y a alors pas grand-chose que l'on puisse faire : ils se retrouvent souvent avec des brevets qui ne valent pas grand-chose dans les faits, voire parfois, rien du tout. »

En effet, « si vos compétiteurs peuvent utiliser impunément votre technologie dans les marchés où vous voulez l'employer, vos brevets vous servent à rien et non donc pas de valeur, remarque M^e Guay. C'est ce qui arrive quand les brevets n'ont pas été enregistrés à temps ou qu'une divulgation trop hâtive vient les invalider. »

Ce dernier cas est d'ailleurs très fréquent, notamment en Europe. « Contrairement au Canada et aux États-Unis, dans la plupart des pays européens, vous ne disposez pas d'un délai de grâce de six mois suivant le moment de la divulgation. Si, par exemple, l'inventeur parle en public de son invention avant d'avoir déposer sa demande de brevet, le brevet ne sera pas validement enregistré. » Il pourra être invalidé par un tribunal ultérieurement. « C'est d'ailleurs pourquoi, tant de brevets européens d'entreprises nord-américaines sont en réalité sans valeur. Il faut donc être très prudent quand on pense en acquérir un. »

Par ailleurs, il arrive fréquemment que les brevets, valablement enregistrés, que détient une entreprise canadienne ne protègent à l'étranger qu'une parcelle de sa technologie. Une grande entreprise européenne va habituellement détenir, pour une technologie X, 400 brevets, une entreprise américaine 600 et une japonaise 2000, souligne M^e Guay. Ces grandes entreprises ont comme philosophie de breveter non seulement la technologie originale, mais aussi toutes les améliorations subséquentes qui lui sont apportées : les prototypes A, B, C... et le produit fini. Par contre, les entreprises canadiennes ont, elles, tendance à se satisfaire d'un ou deux brevets sur le prototype A. » De sorte que ceux-ci ne protègent guère leurs produits finis dans les marchés étrangers.

À l'inverse, si une entreprise canadienne achète de la technologie européenne, son représentant juridique devrait d'abord éplucher l'ensemble du portefeuille de brevets qui se rapportent de près ou de loin à cette technologie, avant de pouvoir déterminer lesquels lui seront utiles. Cela lui évitera de payer pour des brevets inutiles.

Ce ne sont là que quelques exemples servant à illustrer l'impérative nécessité qu'il y a d'évaluer attentivement tous les éléments entourant l'acquisition d'une technologie, et ce, au préalable !

Malheureusement, « dans certains pays, cette évaluation est très difficile à réaliser et n'est souvent que partielle, expose M^e François Painchaud, de chez Léger, Robic, Richard. C'est notamment le cas en Russie et dans les pays avoisinants. Les Russes ont de très bonnes technologies à vendre, mais généralement celles-ci sont très mal documentées et protégées. Lorsque qu'un brevet accompagne une de leur technologie ­ ce qui est loin d'être toujours le cas ­, il arrive fréquemment que les spécifications de celui-ci diffèrent grandement des caractéristiques réelles de la technologie, du produit final, qu'on veut nous vendre; parce que les modifications apportées à la technologie initiale n'ont, elles, pas généralement été brevetées. On est plus certain à ce moment-là que le brevet possède une valeur intrinsèque. »

Par ailleurs, il est souvent très malaisé, voire impossible, dans ces pays, d'obtenir tous les renseignements nécessai-res qui devrait normalement accompagner la technologie : Qui en est l'inventeur ? Qui l'a développé par la suite ? Quand ont eu lieu les améliorations ? « Il devient, dès lors, difficile de se protéger contre d'éventuels compétiteurs, notamment quand on cherche à obtenir une licence exclusive sur cette technologie », signale M^e Painchaud.

Les joint ventures

« Former un joint venture avec des partenaires étrangers peut, dans bien des cas, être la meilleure façon de commercialiser des produits à l'extérieur de ses frontières ou d'y réaliser de la recherche et du développement, soutient M^e André Vautour, de chez Desjardins Ducharme Stein Monast. Toutefois, ce n'est pas la seule. Il existe d'autres options ­ comme exporter dans le pays étranger ou y créer une filiale à part entière ­ qui, dans d'autres cas, peuvent être plus propices à l'atteinte des objectifs internationaux des clients que l'on représente. »

Si après analyse préalable de ces autres options, on en vient à la conclusion que la création d'un joint venture constitue la meilleure formule dans les circonstances, il faudra ensuite déterminer quelle sera la meilleure forme que le joint venture devra emprunter.

En effet, un joint venture peut prendre bien des formes : celle d'une société, d'une indivision, d'une filiale commune, d'un contrat clés-en-main...

Quelle option ou forme de joint venture choisir ? Si une entreprise est averse au risque, il serait préférable de lui conseiller de commencer par exporter ses produits avant de passer à un stade de développement international plus poussé. Lorsqu'une entreprise exporte ses produits, le risque international qu'elle doit assumer ne diffère guère du risque national qu'elle encoure quand elle vend ses mêmes produits chez elle. Par contre, elle ne sera pas solidement ancrée dans le marché étranger qu'elle veut conquérir. Elle doit donc être consciente du risque qu'elle prend alors de voir un concurrent s'y implanter et, éventuellement, y acquérir une position de monopole.

Si, à l'opposé, une entreprise se sent capable d'assumer l'ensemble des risques rattachés au développement d'un marché étranger, et qu'elle désire conserver le plein contrôle sur ses opérations, notamment pour des raisons de flexibilité et de rapidité décisionnelle, il faudrait alors lui conseiller d'y créer une filiale en propriété exclusive. Dans ce dernier cas, par contre, les coûts et les risques qu'elle devra assumer pourront être élevés si elle ne dispose pas de tous les atouts nécessaires pour y réussir.

La troisième option est la formation d'un joint venture. Ce dernier constitue, en quelque sorte, une solution plus ou moins mitoyenne ­ sise entre l'exportation et l'implantation d'une filiale à part entière ­ selon la forme qu'on lui donne.

Les joint ventures débutent souvent par des investissements modestes. C'est pourquoi ils se trouvent rarement, au départ, cristallisés dans une entité juridique à propriété partagée. Ils prennent plutôt, dans un premier temps, la forme d'une convention de franchise ou de licence par laquelle le concédant autorise son partenaire à fabriquer et vendre un produit dans le pays hôte.

Dans ces cas-là, les risques encourus par celui qui transfère sa technologie sont relativement limités³. Par contre, ses possibilités futures de développement dans le marché étranger sont, elles aussi, limitées⁴.

Les investissements modestes du départ seront fréquemment suivis d'une présence plus significative dans le pays hôte, qui peut prendre, entre autres, la forme d'une co-entreprise, d'une société ou d'une filiale commune. Dans ces cas-ci, les risques et les profits sont partagés plus ou moins également entre les partenaires. Les risques sont donc moindres que lorsqu'on implante soi-même une filiale à l'étranger et les profits sont plus élevés que lorsqu'on octroie une franchise ou une licence d'exploitation. Par contre, les risques de mésententes entre les partenaires y sont importants : possibilité de mésentente concernant la politique de dividendes (réinvestissement VS remboursement rapide de l'investissement initial), possibilité que les attentes des partenaires dans le projet divergent, possibilité que les prises de décision soient longues et compliquées...

C'est donc dire que l'avocat conseillant une entreprise sur l'acquisition d'une technologie étrangère, ou le transfert d'une technologie outre-frontière, aura bien des choses à évaluer, au préalable, avant de pouvoir valablement recommander à celle-ci d'aller de l'avant avec son projet.

¹  La Société de droit international économique.

²  Le Centre de droit des affaires et du commerce international.

³  Un tel partenariat est particulièrement approprié lorsque l'environnement politique du marché étranger est rempli d'écueils ou que les risques d'échec sont élevés; notamment parce que plusieurs concurrents disposent déjà de la même technologie.

⁴  Il ne recevra qu'une rente limitée, pour l'expertise technique qu'il apporte. Par ailleurs, il court le risque de voir son partenaire se transformer en un concurrent.

 

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