Explosion des .com, multiplication des logiciels, avènement de la thérapie génétique

Véritable effervescence de la propriété intellectuelle

Isabelle Reinhardt, avocate

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À la suite de l'explosion planétaire des .com, à la multiplication infinie des logiciels, au clonage de brebis, à l'avènement de la thérapie génétique, le domaine de la propriété intellectuelle connaît un essor marqué. Il est donc indispensable d'être à jour et les sources de renseignements en propriété intellectuelle foisonnent. Les personnes intéressées ont plutôt l'embarras du choix entre ce qui est publié sur Internet, dans les revues spécialisées et chez les éditeurs juridiques. C'est dans ce contexte d'effervescence de la nouvelle économie que l'Institut canadien d'administration de la justice tenait un séminaire sur La négociation et la rédaction des contrats de licence pour la propriété intellectuelle il y a quelques semaines à Montréal.¹

Portée d'une convention de licence

M^e Michel Racicot a présenté l'abc des contrats de licence. Et pour déterminer ce que sont une licence et les droits de propriété intellectuelle, il faut se référer aux lois applicables, entre autres à la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les brevets et la Loi sur les obtentions végétales. Ces lois établissent le monopole juridique du titulaire sur des droits bien précis afférents à des objets bien précis. Les droits de propriété intellectuelle sont de création statutaire et exclusifs au titulaire, lui aussi défini par la loi. Et seules pourront légalement exercer ces droits les personnes qui reçoivent la permission écrite du titulaire.

La licence, quant à elle, est le document dans lequel le titulaire accorde son consentement à ce qu'un autre que lui exerce l'un ou plusieurs de ses droits exclusifs. Et selon une formule consacrée, elle empêche d'être illégal ce qui sans elle le serait². Elle ne confère au licencié que des droits personnels.

La portée d'une licence varie selon la volonté des parties. Les droits de propriété intellectuelle étant sujets à de multiples démembrements, la licence est donc elle aussi assortie de modalités contractuelles tout aussi multiples et souples. Attention cependant à l'ambiguïté et à l'inexactitude du contrat! Ces déficiences pourraient entraîner de graves conséquences pour l'un ou l'autre des cocontractants, qui ont tout intérêt à rédiger clairement leur entente. Pour ce faire, M^e Racicot conseille d'utiliser autant que possible le langage employé dans les lois pour éviter les problèmes de compréhension. Quand la licence s'étend sur plusieurs États, il faut au contraire éviter qu'elle soit rédigée en des termes trop proches du droit d'un État, faisant en sorte que ces termes n'auraient de sens que dans ce lieu .

L'avocat chargé de préparer une convention de licence doit évidemment porter une attention spéciale aux éléments clés du contrat, dont l'exclusivité des droits octroyés (attention: une licence, même exclusive, ne confère pas tous les droits au bénéficiaire³), le territoire ou le marché confié au licencié, le terme de la convention et les droits d'accorder des sous-licences et de céder la licence. Il faut ajouter à cela que les règles varient de pays en pays, notamment en matière de brevets et de logiciels. De même, le respect des formalités est important pour ne pas « entraîner l'invalidité de la licence et même celle du droit de propriété intellectuelle ».

Les redevances

Concentrant les observations aux licences négociées de gré à gré dans le domaine des brevets et du savoir-faire technologique, M^e Raymond Trudeau a pour sa part examiné la question des redevances. La redevance étant le prix exigé par le donneur de licence en contrepartie des droits octroyés au preneur, elle tire sa source du contrat et non de la loi. « Soyez vigilants et assurez-vous que vous avez réellement besoin de la licence (sur le brevet), recommande M^e Trudeau, car en droit canadien, il semble qu'on peut exiger le paiement de redevances même après l'abandon, l'annulation ou l'expiration du brevet. »⁴

En ce qui a trait à l'établissement de la valeur de la licence, M^e Trudeau conseille d'avoir recours aux services d'un agent de brevet compétent. « Choisissez de préférence quelqu'un capable de répondre à deux questions : le produit licencié est-il couvert par le brevet de façon adéquate pour protéger le licencié contre les contrefaçons?, et les revendications qui couvrent le produit sont-elles valides ? »

Les redevances empruntent toutes sortes de formes, pourcentage des ventes, avec ou sans minimum ou maximum annuel; redevances à taux variables selon le volume des ventes; montant forfaitaire; ou encore une combinaison de celles-ci. Et il est préférable de consulter un fiscaliste.

La rentabilité du produit licencié représente le principal facteur ayant un impact sur les redevances. Parmi les autres facteurs, M^e Trudeau mentionne entre autres « le fait qu'un produit soit breveté ou non; la durée du brevet écoulée; la multiplicité et donc l'étanchéité des brevets afférents au même produit (il est possible de breveter les améliorations, ce qui permet en quelque sorte d'allonger la durée des droits exclusifs du titulaire) et le pouvoir de négociation respectif des parties à la licence ». Il faut de plus apporter un soin méticuleux à la rédaction des clauses de calcul, de paiement, de compte-rendu et de vérification des redevances.

Représentations et garanties

M^e George Fisk a insisté quant à lui sur les représentations et garanties (R&G). Elles revêtent une grande importance en matière de propriété intellectuelle car, ce qu'offre le titulaire, c'est sa marque de commerce enregistrée ou non, sa technologie, brevetée ou non, son œuvre, elle aussi enregistrée ou non. Ni la marque, ni les documents ou le matériel constituant la technologie, ni l'œuvre et surtout pas les certificats d'enregistrement, rien n'indique la protection réelle dont jouit le titulaire, pas plus que les droits de tiers qui pourraient y faire échec.

Pour se rassurer, le licencié procédera d'abord à une vérification diligente (due diligence) et, dans la mesure où il désire toujours conclure la licence, obtiendra ensuite du titulaire les R&G qu'il estime suffisantes. Les représentations du titulaire portent sur des faits objectifs que celui-ci sait vrais ou sur des opinions subjectives qu'il croit vraies. La garantie, elle, consiste en une promesse qu'une situation ne se présentera pas. Elle devra tenir pour un terme déterminé ou une durée indéfinie. Dans tous les cas, le rédacteur doit savoir innover; il adaptera les clauses courantes de R&G aux besoins et aux faits spécifiques du contrat.

La négociation de ces clauses s'avère souvent difficile. Plus elles sont exhaustives, plus elles sont onéreuses et plus celui qui stipule accepte le risque qu'elles s'avèrent inexactes, indépendamment de sa bonne foi.

Les R&G sont de deux ordres. Communes à plusieurs contrats, certaines R&G sont corporatives et commerciales. D'autres ont trait à la propriété intellectuelle. Celles-ci: comprendront la définition et l'identification de la propriété intellectuelle; porteront sur la propriété des droits concédés; établiront le droit du titulaire à accorder la licence et, le cas échéant, celui du concédant à accorder une sous-licence.

L'avocat du licencié doit veiller à ce que soient divulgués tous les noms de ceux qui auront participé à la création de la propriété intellectuelle et à ce que soit précisée la relation juridique de ces personnes envers le concédant. Le licencié exigera une stipulation à l'effet que les droits concédés ne violent pas les droits de tiers. Dans le même ordre d'idées, il voudra que le concédant lui garantisse qu'il ne sera troublé dans l'exercice des droits sous licence; qu'aucune violation n'est encore survenue et que dans une telle éventualité, le concédant s'engage à l'indemniser. M^e Fisk recommande de faire attention aux exceptions. Les avocats doivent demeurer sensibles à l'impact des R&G. « Gardez-vous de les sous-estimer car elles peuvent entraîner le défaut fatal de l'une ou l'autre des parties », de dire M^e Fisk.

Les clauses types

Aussi connues sous le nom « dispositions générales », que l'on retrouve à la fin des contrats, les clauses types sont souvent rédigées machinalement et lues encore plus distraitement. Ici, M^e Jean-François Buffoni met en garde l'auditoire : « il ne faut pas trop se fier aux clauses modèles car elles ne reflètent pas nécessairement la volonté des parties. What God giveth in the big print, God taketh away in the small print ».

M^e Buffoni a particulièrement insisté sur l'insertion d'une clause par laquelle les parties stipulent ne pas vouloir former une société. « Sans cela, les modalités de certains contrats de licence peuvent résulter en la création d'une association de fait. Et rares sont les situations où les parties souhaitent réellement une association avec toutes les conséquences que cela comporte en droit civil. »

Le choix de la loi de régie mérite aussi réflexion, surtout entre parties situées dans deux États afin d'éviter des problèmes de conflit de loi. « Gardez à l'esprit que la loi du contrat influence toujours son contenu ». Il faut éviter la stipulation qui fait varier la loi applicable en fonction du lieu où l'action est entreprise. Choisir la loi n'emporte pas le choix du forum, rappelle M^e Buffoni, d'autant plus que les tribunaux québécois reconnaissent la règle du forum non conveniens. Le forum ou encore l'élection de domicile dans un district judiciaire donné devrait faire l'objet d'une clause particulière.

Une fois choisis loi et forum, il faudra vérifier (ou faire vérifier par un juriste local compétent) la conformité des conditions de forme et de fond du contrat à la loi choisie ainsi que les implications du forum désigné.

Litiges et vérification diligente

M^e François Guay a par ailleurs entretenu l'auditoire de la défense des droits de propriété intellectuelle, et M^e André Vautour, de la vérification diligente. Leurs propos illustrent à quel point sont importantes la rédaction et la lecture attentives des contrats de licence.

Partout au monde, de rapporter M^e Guay, le nombre de litiges en matière de propriété intellectuelle va grandissant. Le Canada et le Québec ne font pas exception. Et les carences dans la rédaction des contrats de licence sont au cœur de plusieurs de ces litiges, comme des problèmes afférents à la portée de la licence, à la propriété des améliorations apportées à la technologie sous licence, ou au non respect des obligations de confidentialité. Tous des aspects qui peuvent bénéficier de solutions préventives contractuelles (rédaction et négociation).

Pour M^e Vautour, la vérification diligente agit aussi en prévention. Elle permet aux parties de contracter (ou de ne pas contracter) en toute connaissance de cause. Outre les volets juridique et financier de la vérification diligente, « on n'insistera jamais assez, en matière de propriété intellectuelle, sur le volet technique ». À cet égard le rôle de l'avocat consiste à en souligner l'opportunité, voire la nécessité. Bien évidemment revient au client le choix de procéder ou non à telle vérification diligente, de se limiter à certains aspects seulement ou encore de déterminer dans quelle mesure la vérification sera approfondie. Il s'agit au fond d'une décision d'affaires, souvent tributaire du temps et des ressources dont le client dispose.

Le Québec est un marché prometteur pour la propriété intellectuelle. Plusieurs compagnies œuvrent déjà dans les domaines du développement de logiciels, du multimédia, de la bio-pharmacie et de la bio-technologie. Plusieurs facteurs favorisent leur implantation et leur essor, comme des lois incitatives, des programmes gouvernementaux, l'accès au capital de risque privé et public, l'accès aux marchés boursiers et bientôt Nasdaq. Ce secteur d'activité représente, à n'en pas douter, un avenir prometteur pour un nombre croissant d'avocats.

¹  Plusieurs séminaires sont offerts par l'Institut canadien à travers tout le Canada, des séminaires qui profitent habituellement aux juristes de common law. Celui tenu à Montréal, comprenant une quinzaine de conférenciers, offrait l'avantage supplémentaire de la perspective civiliste. Cet article ne rend compte que d'une partie des sujets traités et s'intéresse surtout aux règles de base en matière de contrats de licence.

²  Harold J. Fox, The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 2e éd., 1967.

³  Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129.

⁴  Trubenizing Process Corp. v. John Forsyth, Ltd., [1943] R.C.S. 422

 

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