Protéger la notoriété d'une marque de commerce en l'enregistrant

Une image de marque!

Geneviève Dufour, avocate

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Voilà que votre programme de télévision est à nouveau interrompu par une annonce publicitaire, qui vous montre que la liberté est à votre portée à condition d'utiliser leurs produits... Ces produits qu'on s'efforce de nous vendre nous sont généralement offerts sous le sceau d'une marque de commerce qui symbolise certaines valeurs choisies par l'entreprise afin de les rendre plus attrayants. L'entreprise investit afin de faire connaître sa marque de commerce. Comment la protéger? C'est ce que M^e Jean-Philippe Mikus, qui œuvre dans le domaine de la propriété intellectuelle, est venu expliquer aux membres du Jeune Barreau de Montréal, lors d'un déjeuner-causerie la fois amusant et instructif.

Jean-Philippe Mikus explique comment protéger l'investissement de l'entreprise

Au Canada, les droits dans une marque de commerce s'acquièrent par l'usage, sans nécessité de procéder à un enregistrement. Cependant, l'enregistrement demeure souhaitable afin de mieux les protéger puisqu'une marque non enregistrée est plus vulnérable, tant parce qu'il faut en prouver l'usage que parce que sa portée géographique est incertaine.

De plus, une entreprise qui utilise une marque sans l'enregistrer s'expose à ce qu'un tiers la devance et l'enregistre pour son propre compte, auquel cas il sera nécessaire de contester dans les délais afin d'éviter que le tiers n'acquière un enregistrement incontestable sur la marque. Il est donc préférable de procéder à l'enregistrement.

Le processus de l'enregistrement est semé d'embûches et les occasions de commettre des erreurs ne manquent pas! D'abord, il faut décrire les marchandises et services auxquels la marque sera associée. À cet égard, Jean-Philippe Mikus nous met en garde contre la tentation d'en faire une description trop précise: selon la loi, il est suffisant de les décrire dans les « termes ordinaires du commerce ». Une description plus précise risque d'informer les concurrents de l'entreprise au sujet de détails confidentiels concernant ses produits et de limiter indûment la portée de la marque de commerce en l'empêchant de suivre l'évolution des produits, remarque-t-il. Préciser le marché où les produits seront écoulés peut aussi restreindre la portée géographique de l'enregistrement.

Par contre, il ne faut pas inclure dans la description des produits et services de l'entreprise ceux qui ne sont pas destinés à l'usage des tiers, sous peine d'affecter la validité de l'enregistrement. Une fonction interne de l'entreprise, par exemple la recherche et le développement, ne peut pas faire l'objet de la marque de commerce de l'entreprise concernée. D'autre part, si on joint un dessin à la description écrite, il faut s'assurer de ne pas créer de confusion, autrement la demande d'enregistrement pourra être rejetée.

La demande d'enregistrement doit indiquer la date à compter de laquelle la marque a été employée de façon continue. M^e Mikus signale quelques erreurs évidentes: donner une date de début d'usage inexacte en se fiant sur la date de l'enregistrement d'une raison sociale sans vérifier s'il y a vraiment eu usage, ne pas tenir compte du fait que la marque ou son usage a varié de façon significative au cours de la période mentionnée, indiquer une date de premier usage antérieure à la date d'incorporation de l'entreprise requérante.

« À cet égard, si l'entreprise qui requiert l'enregistrement a acquis la marque de prédécesseurs, il est essentiel de faire la chaîne de titre et de tous les nommer pour la période d'usage invoquée », souligne Jean-Philippe Mikus. Si un seul maillon de la chaîne est brisé, l'enregistrement pourra être attaqué. Enfin, il ne peut y avoir qu'un seul requérant. Toute demande d'enregistrement de marque de commerce présentée au nom de plus d'une personne sera rejetée.

Est-il nécessaire qu'il y ait eu usage d'une marque par l'entreprise avant que celle-ci puisse procéder à son enregistrement? M^e Mikus indique qu'il est possible de procéder à un enregistrement de marque sur la base d'un usage projeté. L'entreprise doit de bonne foi avoir l'intention d'utiliser la marque dont elle demande l'enregistrement. Ce mécanisme peut être utile dans le cas d'une marque non encore utilisée ou dans le cas d'une marque utilisée à l'égard de produits et services futurs, ce qui permet de diminuer les frais et les délais applicables.

Dernier piège à éviter: toute la correspondance dans le cadre du processus d'enregistrement d'une marque de commerce est publique. Il faut donc faire attention à ne pas faire de déclarations qui reviendront vous hanter par la suite. Le conférencier nous met en garde sur les représentations concernant l'absence de confusion avec une marque existante. « Le jour où vous voudrez prouver la confusion avec une marque qu'un tiers tente d'inscrire, on risque de vous servir vos propres arguments », souligne-t-il. Il suggère plutôt de contester la marque existante et de l'éliminer du registre, afin de pouvoir y inscrire la vôtre en toute quiétude!

 

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