Développements récents en droit de la propriété intellectuelle

Conseils pratiques pour gens d'affaires

Imane Kamal, avocate

---

La propriété intellectuelle est un outil de valorisation des actifs des entreprises et un important instrument de concurrence, entre autres grâce à la reconnaissance qu'une image de marque confère. Le 15 novembre dernier, avait lieu le sixième colloque portant sur les récents développements en droit de la propriété intellectuelle, organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec. Les huit conférenciers ont présenté des conseils pratiques pour les avocats avec une clientèle d'affaires.

M^e Louis Payette a amorcé la journée en étudiant les effets des sûretés grevant des droits de propriété intellectuelle. Il souligne que les actes d'hypothèques sur de tels objets sont possibles sans clause particulière au contrat car le Code civil du Québec (art. 1303) accorde une licence implicite au créancier pour continuer à gérer un bien grevé.

Les différents mécanismes hypothécaires qui entourent les divers biens intangibles associés à la propriété intellectuelle sont : achalandage, brevets, droits d'auteur, marques de commerce et licences. Pour l'auteur, les hypothèques sur les biens corporels ne s'étendent pas à la propriété intellectuelle sur ces biens par voie accessoire; il faut préciser de la sûreté dans le contrat qui la constitue.

Il a rappelé l'importance d'enregistrer les hypothèques sur les droits de propriété intellectuelle au RDPRM et au registre tenu par l'OPIC (Office de la propriété intellectuelle du Canada). M^e Payette a terminé avec des considérations pratiques sur les conflits de lois lorsque la création de la sûreté a lieu dans une juridiction autre que celle du domicile ou du siège social du débiteur.

Les assurances

« Comment assurer ses risques en matière de propriété intellectuelle? » M^e Odette Jobin-Laberge décrit les mécanismes d'assurance et les divers produits sur le marché de même que l'interprétation jurisprudentielle américaine et canadienne des dispositions contractuelles.

La conférencière tenait à expliquer aux participants les meilleurs conseils à prodiguer à leurs clients d'affaires afin qu'ils se protègent adéquatement. Elle a déploré l'absence de popularité « l'assurance frais légaux » (patent law infringement insurance) tout en expliquant les raisons probables du faible engouement du public pour ce produit et la jurisprudence inexistante sur ce sujet.

Elle a rappelé qu'il vaut mieux donner avis à l'assureur dès qu'une réclamation est dirigée contre le client. « Même si on aimerait mieux que nos primes n'augmentent pas, l'assureur peut refuser d'assurer la défense de son client lorsque l'avis est tardif... »

Les vérifications diligentes

« Comment s'assurer de la validité d'un droit de propriété intellectuelle et particulièrement d'un brevet? » s'interroge M^e Louis-Pierre Gravelle, qui décrit et explique les règles à suivre et les questions à se poser lorsqu'on effectue une vérification diligente et que les droits de propriété intellectuelle sont en jeu.

« Premièrement, l'avocat doit se demander s'il y a eu des divulgations publiques avant le dépôt de la demande de brevet, et dans l'affirmative, en déterminer les conditions », remarque M^e Gravelle. « Le praticien doit vérifier la chaîne de titre¹ et s'assurer que les véritables inventeurs sont nommés dans la demande ».

En matière d'enregistrement, dans l'affaire Poinçons de Waterloo², la Cour fédérale décrit l'application de l'article 51 de la Loi sur les brevets³. De plus, le juriste doit examiner la possibilité que le brevet ou la demande de brevet fasse l'objet d'une cession ou d'une licence, précise l'avocat, car « elles doivent être enregistrées au RDPRM et au registre des brevets de l'OPIC ».

« Comme la notion de matière brevetable ne cesse de s'élargir, il vaut mieux vérifier la possibilité de breveter des procédés internes comme des recettes de fabrications ou des produits qui n'étaient pas traditionnellement brevetables mais qui pourraient l'être aujourd'hui », rappelle M^e Gravelle.

La vie d'une marque de commerce

« Une marque de commerce est un mot ou un signe distinctif qui sert à distinguer des produits et des services », rappelle M^e Daniel S. Drapeau. Il décrit le cycle de vie d'une marque de commerce. Elle naît lorsqu'elle est choisie en évitant les interdictions de la Loi sur les marques de commerce⁴ et vit, protégée par la Loi, tant que ses modalités sont respectées.

Il explique aux praticiens les usages incorrects d'une marque de commerce comme les variantes dans son utilisation (oublier un S, par exemple) qui peuvent en causer la radiation et les nombreux recours possibles contre les contrefacteurs. « Les contrefacteurs mettent assez de points de similitudes entre les marques de commerce pour confondre le public et assez de points de distinctions pour confondre le juge... », a-t-il ajouté. Il faut donc réagir rapidement pour éviter que la confusion suscitée par la contrefaçon ne devienne difficile à prouver en raison d'une longue cohabitation de deux marques de commerce.

Les importations parallèles

Un importateur parallèle vend des marchandises hors du réseau de distribution convenu avec son fournisseur, nuisant ainsi à son image de marque. M^e Jean-Sébastien Brière a démontré comment la propriété intellectuelle peut aider à résoudre les problématiques commerciales en décrivant des mesures à prendre lorsqu'on est confronté à des importations parallèles.

Les droits de la propriété intellectuelle n'ayant pas de portée extraterritoriale, il y a des disparités entre les différents régimes nationaux (régionaux) de protection des droits de propriété intellectuelle. En effet, la propriété intellectuelle est un compromis entre la nécessité de protéger les actifs de l'entreprise innovatrice et la promotion de la libre concurrence.

Au Canada, les intérêts des consommateurs l'emportent, tandis qu'aux États-Unis, il est possible de bloquer l'entrée au pays de marchandises importées en contravention des droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Malgré l'application diversifiée de la théorie de l'épuisement international (limité à l'épuisement communautaire dans l'espace économique européen), M^e Brière souligne l'importance de la prévention.

« Mieux vaut prévenir que guérir, il faut donc porter une attention particulière au sort réservé aux marchandises lors de faillites ou fermetures de filiales étrangères : c'est plus facile de bloquer la distribution à un stade préliminaire que de retirer des produits du marché », conclut le conférencier.

Faillite et insolvabilité

Il n'y a que les articles 65.1, 82, 83 et 84 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité⁵ qui mentionnent spécifiquement les brevets, les licences et les royautés. Mes Jean Carrière et Éric Vallières souhaitent que les trois régimes (brevets, droit d'auteur et marques de commerce) soient dépoussiérés par le législateur. Ils ont présenté l'application du droit de la faillite et de l'insolvabilité à la propriété intellectuelle.

Les avocats rappellent l'interprétation large retenue par la Cour fédérale dans la décision Song⁶ qui étend le domaine d'application de l'article 83 (2) de la Loi sur le droit d'auteur à la chanson (on croyait jusqu'ici qu'il était limité au domaine de l'édition, aux œuvres littéraires). Les auteurs croient qu'il est maintenant possible qu'il s'applique aussi aux logiciels et aux autres œuvres des nouvelles technologies.

Les tribunaux québécois ont pour leur part retenu la possibilité de céder des droits d'auteur sur des œuvres futures comme l'a fait le chanteur Éric Lapointe⁷.

La fiscalité

Le législateur reconnaît aujourd'hui l'importance croissante des biens intangibles comme les droits de propriété intellectuelle et a ajouté des dispositions pour expliquer les régimes de taxation (fiscalité) des biens intangibles. M^e Lucie Bélanger énumère les questions d'ordre fiscal que les praticiens doivent se poser lorsqu'ils rédigent des transactions car la fiscalité est une valeur ajoutée aux contrats, notamment en matière de commerce électronique car c'est le domaine le plus important en ce moment et il est en pleine évolution.

En effet, la mobilité grandissante des personnes, alliée à celle des entreprises, des technologies et des capitaux, complique la tâche des fiscalistes. Le transfert et la valorisation des propriétés sont taxés mais donnent aussi lieu à des encouragements à l'innovation, sous divers crédits d'impôts.

Elle rappelle les éléments que l'avocat sensibilisé aux questions d'ordre fiscal doit déterminer. « Il faut avant toute chose décortiquer les relations juridiques et identifier les transactions ». Lucie Bélanger a précisé qu'il faut d'abord identifier la personne qui doit percevoir ou payer des impôts et taxes, puis qualifier le type de bien. *

Revue de la jurisprudence

M^e Stephen Martin a analysé 157 décisions rendues dans les trois dernières années qui ont modifié le droit de la propriété intellectuelle tel qu'on l'enseigne depuis quinze ans.

La Cour suprême du Canada a rendu la décision Théberge⁸, qui privilégie l'accès du public aux œuvres, « à tout ce qui embellit notre quotidien », au détriment de la protection du monopole du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Cette décision pourrait avoir comme conséquence la conception purement économique du droit d'auteur et un glissement du débat sur la signification de l'expression « une partie importante de l'œuvre ».

La Cour d'appel fédérale dans l'affaire CCH Canadienne c. Le Barreau du Haut-Canada⁹ a pour sa part renversé la jurisprudence constante en élargissant les exceptions des articles 29, 30 et 31 de la Loi sur le droit d'auteur¹⁰ à la recherche privée plutôt que de la confiner aux recherches publiques (universités...).

Par ailleurs, la Cour supérieure de l'Ontario a remis en question l'application de l'arrêt Télé Direct¹¹, ce qui permet au praticien d'envisager à nouveau de protéger les bottins, les listes et les répertoires.

Avec la décision Anne of Green Gables¹², le tribunal ontarien remet à l'ordre du jour le débat sur l'originalité de l'agencement ou la sueur de l'auteur : en effet, bien que le roman de Lucy Maud Montgomery ne contienne aucune illustration de la protagoniste, un dessin de la célèbre rouquine est en fait une reproduction de la description exacte de l'auteur dans l'œuvre littéraire. Un appel est logé à l'endroit de cette étrange décision.

La revue de jurisprudence de M^e Martin ne fait pas partie du recueil de textes publié par Yvon Blais. (I. R.)

¹  671905 Alberta Inc. Et M-I Drilling Fluids Canada Inc. c. Q'Max Solutions Inc., (2001)14 C.P.R. (4eÉd.) 129 (C.F.P.I.).

²  Poinçons de Waterloo Inc. c. 3288731 Canada Inc., (1998) 98 BE-605 (C.S.) aff. (2001) AZ-01019512 (C.A.Q.).

³  L.R.C. 1985, c. P-4.

⁴  L.R.C. (1985), c. T-13.

⁵  L.R.C. (1985), c. B-3.

⁶  Re Song Corporation, [2002] O.J. (Quicklaw) no. 13, (Ont. Sup. Ct. Of J.).

⁷  Lapointe (Syndic de), JE 98-2280 (C.S.).

⁸  Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain Inc. et als. (2002) C.S.C. 34 (28 mars 2002). Décisions précédentes : Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain Inc. et als, JE 99-1991 (C.S.Montréal) et Théberge c. Yves Laroche et als, JE 2000-531 (C.A.Q.).

⁹  [2002] C. A.F.187.

¹⁰L.R.C. (1985) c. C-42.

¹¹ TéléDirect (Publications) inc. c. American Business Information Inc., [1998] C. F. 22 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour supreme refusée le 21 mai 1998: (1998) A.R.C.S. xv (C.S.C.).

¹² Anne of Green Gables Licensing Authority c. Avonlea Traditions Inc., (2000) 4 C.P.R. (4e éd.) 289 (Ont. Sup. Ct. of J.)

 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012