Propriété intellectuelle

Contrats de licence : les pièges de la
rédaction

Philippe Samson

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La rédaction d'un contrat de licence est un mandat particulier où l'avocat doit maîtriser tant l'aspect juridique que l'aspect technique des demandes de son client.

Dans le cadre d'une conférence intitulée « Remarques sur la durée et la résiliation des contrats en contexte de licences », organisée par l'Institut canadien, l'avocat Michel Généreux a ouvert la réflexion en rappelant que, même si la licence n'est pas un contrat nommé, les obligations perpétuelles dans les contrats à exécution successive restent interdites : « Pour que le consentement donné à un contrat soit valide, il ne peut s'étaler trop longtemps dans le temps. » Aussi, afin d'éviter une durée trop longue qui conduirait à la réduction des obligations, M^e Généreux soutient « qu'il faut considérer plusieurs facteurs, comme la nature du contrat et les usages. Plus on a d'obligations positives, comme le support et la maintenance, plus on a tendance à diminuer la longueur maximale du contrat ».

À l'opposé, le contrat muet quant à sa durée permet la résiliation sur préavis raisonnable : « Le caractère "raisonnable" du préavis est fondé sur divers critères jurisprudentiels, comme la durée de la relation d'affaires, l'exclusivité, l'importance de la licence, mais, avant tout, la bonne foi. »

Toutefois, un manquement important ou répété pourra toujours donner ouverture à la résiliation. À cet effet, M^e Généreux propose que « les parties qualifient dans leur contrat quels évènements particuliers pourraient être qualifiés d'importants ».

De même, M^e Généreux conseille à tous les avocats représentant le fournisseur d'exclure expressément et littéralement la possibilité du client prévue à l'article 2125 C.c.Q. de résilier unilatéralement le contrat, sans motifs.

À l'opposé, l'article 2126 C.c.Q. permettra au fournisseur de services de résilier le contrat pour un motif sérieux si ce n'est pas fait à contretemps et si la perte du client est minimisée. Selon M^e Généreux, le motif sérieux « correspond à celui que l'on retrouve aux divers codes de déontologie lorsque le professionnel veut cesser d'agir pour le client. Ainsi, la tromperie, l'ingérence ou l'absence de coopération seront des motifs sérieux, mais pas les difficultés financières du fournisseur ». Cependant, résilier le contrat en invoquant la mauvaise foi serait plus facile puisque le juge pourrait, dans ses motifs, refuser d'appliquer les règles du contrat de service.

La conférence se poursuit en abordant les conséquences de la résiliation, dont la survie des engagements de confidentialité : « particulièrement dans le développement de logiciels, il est important de prévoir le retour du code source afin d'éviter une fuite illégitime », propose M^e Généreux. Il faut aussi penser à la survie des sous-licences, aux paiements des frais auprès des tiers et à l'étendue de l'obligation de coopérer entre le fournisseur original et le nouveau fournisseur.

Le conférencier termine avec certains points pratiques de rédaction et insiste particulièrement sur le fait d'éviter d'être déraisonnable : « Les cours de justice au Québec sont maintenant très interventionnistes en ce qui concerne l'éthique des parties au contrat. » Il est donc préférable que les parties négocient ensemble et veillent à ce que le contrat soit issu d'une entente commune plutôt que d'un formulaire imposé.

Techniques de rédaction des contrats de licence

À sa conférence intitulée « Adopter les meilleures techniques de rédaction pour vos contrats de licence de propriété intellectuelle », M^e Jocelyn Auger insiste sur l'importance de bien comprendre chaque clause du contrat de licence et d'éviter à tout prix de toujours réutiliser le même contrat standard.

Il est fréquent de retrouver des clauses types (boilerplate) dans les contrats.

M^e Auger admet que ces clauses sont pratiques et efficaces, car « reconnaître le libellé des mêmes clauses pour chaque contrat a un effet sécurisant dû à la prévisibilité. De plus, elles diminuent les coûts de transaction puisque les négociations sont plus rapides ». Toutefois, alors que ces clauses se résument généralement à la juridiction et à l'arbitrage, certains avocats standardisent aussi les garanties et les clauses de confidentialité. M^e Auger répond qu'en fait, « les avocats croient par erreur que répéter ou faire de longues énumérations aura pour effet de cibler un domaine qu'ils ne connaissent pas trop. Il ne faut pas se substituer au savoir des gens techniques ».

Rappelant que le contrat de licence est un contrat innommé, sans garanties légales, M^e Auger a analysé les principales garanties des contrats de licence qui doivent s'adapter au contexte de chaque licence.

Ainsi, inclure la garantie d'usage à une fin particulière dans les clauses boilerplate dénudera cette garantie de tout sens, puisqu'il est essentiel d'être subjectif en inscrivant précisément ce que « fin particulière » signifie.

Fort de son expérience en développement de logiciels, M^e Auger soutient que « dans ce domaine, il est très utile d'établir des normes de qualité à imposer au fournisseur et, pour ce faire, il ne faut pas hésiter à être technique et explicite ».

Quant à la garantie de qualité généralement représentée dans une clause exigeant « conformité avec les caractéristiques mentionnées dans la documentation », son effet est incertain puisqu'en pratique, la documentation est généralement associée au manuel de l'utilisateur, qui se résume à expliquer le fonctionnement global du logiciel. Ainsi, pour avoir du sens, il ne faudra pas hésiter à spécifier dans le contrat quelles normes de fonctionnalité, de disponibilité, de fiabilité ou de performance on cherche.

M^e Auger termine avec la garantie de non-interférence ou de jouissance paisible, essentielle puisqu'il n'existe pas de registre en propriété intellectuelle (PI), comme dans le domaine de l'immobilier, et l'émission du brevet ne donne pas l'assurance que le demandeur est propriétaire. Ainsi, selon M^e Auger, il faudrait plutôt spécifier que « le concédant garantit que personne ne détient un droit légitime, eu égard aux éléments de PI, qui aurait pour conséquence d'empêcher la libre jouissance par le licencié de son intérêt ». En somme, l'ensemble de ces remarques confirme la nécessité d'être spécifique et sensible à la singularité de chaque situation.

 

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